随着行业分工越来越细，代加工越来越普遍。但如果委托产品专利侵权，代工厂会分担责任吗？

近日，最高人民法院(以下简称最高法院)对一起“触摸画框”发明专利侵权纠纷案作出二审判决，认定广州柯城贸易有限公司(以下简称柯城公司)等5名被告生产销售的“触摸画框”(以下简称被控侵权产品)侵犯了广州华信电子科技有限公司享有的“触摸屏及其多通道采样方法”发明专利权 各被告必须停止侵权行为，赔偿华新公司经济损失共计312.6万元，其中，凌俊电子(东莞)有限公司(以下简称凌俊公司)、佛山市夏新科技有限公司(以下简称夏新公司)分别在105万元、52万元的范围内对上述赔偿金额承担连带责任，撤销一审法院此前作出的各被告不构成专利侵权的一审判决。

在业内人士看来，本案二审判决在充分保护专利权人合法权益、打击专利侵权的同时，引导正常参与产业分工的市场主体规范经营活动，规避侵权指控风险，承担侵权责任，彰显了严格保护知识产权、精细化审判的司法理念。

起诉OEM产品侵权

一切从涉及的专利开始。

2010年7月，案外人北京关晖新技术有限公司就涉案专利提交了发明专利申请，并于2013年10月获得授权(专利号:ZL201010235151.7)。授权，华信公司独家许可该专利，并有权以自己的名义维权。

2018年，华新公司发现柯城公司等三家公司推出的被控侵权产品涉嫌落入涉案专利的保护范围。经公证取证，华新公司将上述三家公司、凌俊公司、夏新公司共同起诉至一审法院，索赔1000万元。

上述五被告均否认侵权，认为被控侵权产品与涉案专利不构成相同或等同，华新公司起诉的目的是打击竞争对手等。

对于华新公司的起诉，一审法院认为，被控侵权产品不属于涉案专利权利要求的保护范围，华新公司的诉讼请求不能成立。

华新公司不服，上诉至最高法院。

最高法院审理后认为，被控侵权产品具备涉案专利的“触摸屏”和“触摸检测区域”等技术特征，被控侵权产品属于涉案专利的保护范围。现已查明，柯城公司等三家公司的股东均为华新公司原员工，三家公司存在信息交流和分工合作，共同实施了对涉案专利权的侵权行为。根据被告提交的财务资料等证据，最高法院酌情判决三家公司连带赔偿华信公司经济损失292.6万元及合理支出20万元。

此外，最高法院还认为，本案证据虽不足以证明凌俊公司、夏新公司知道或者应当知道其委托加工制造的被控侵权产品是侵犯他人专利权的产品，但难以认定其与柯城公司等被告构成共同侵权， 但两家公司履行注意义务的程度与其委托加工的规模不相称，存在一定过错，需要承担相应的法律责任。

提高检查和注意的义务

事实上，因转包引发的知识产权纠纷屡见不鲜，代工厂大多以不了解争议专利，只接受委托加工产品，不存在销售或承诺销售为由进行抗辩。如本案中，凌俊公司、夏新公司辩称与柯城公司等签订了委托协议。加工过程中的人员和原材料都是对方提供的，不应该承担连带责任。但最高法院并未支持两家公司的相关诉讼请求。那么，法院作出这一判决的依据是什么？

对此，河南财经政法大学法学院院长冉在接受《中国知识产权报》记者采访时表示，对于代工方涉嫌侵权是否承担责任，需要区分明知与不知。在明知的情况下，代工厂应承担侵权责任，但在不知情的情况下，需要调查代工厂是否尽到应有的注意义务，是否存在过错等。在本案中，凌俊公司曾经为原告代工产品。被告在委托贴牌生产具有相同功能和技术特征的产品时，应当特别注意这种情况，适当审查被告的行为是否侵犯了他人的专利权。同时，凌俊公司规模较大，代工历史悠久，应该熟悉相关业务领域，对这个行业的技术发展和知识产权有一定了解，应该可以进行审核。对贴牌产品的知识产权有审查能力和义务，但疏于审查造成侵权的，应当认定为有过错。因此，最高法院作出上述判决是合理的。

北京非诉研究院专家顾问苏志福对此表示赞同，并补充道，司法裁量决定赔偿责任时，通常会考虑侵权行为的规模、侵权人的主观过错以及侵权人的经营状况。在这种情况下，凌俊公司规模大，成立时间长。同时加工专利产品和被控侵权产品。它应该比夏新公司更清楚专利侵权的事实。因此，最高法院认定其主观过错更严重，将承担更大的连带责任，并无不当。对于夏新公司来说，其作为代工厂，已经完全实施了涉案专利权利要求的技术特征，属于事实上或者一般意义上的制造行为，构成对涉案专利的直接侵权。即使权利人只起诉夏新公司，不起诉委托人，夏新公司也有很大概率被法院认定构成侵权。夏新公司虽然声称与委托人签订了知识产权免责条款，但并不代表其已经尽到了应有的更高注意或审查的义务。根据合同的相对性，知识产权免责条款所确定的权利义务只对协议双方即加工者和委托者有效，其效力不及第三方。他们的作用只是给予加工者在承担侵权损害赔偿后对客户的追索权。如果不能仅仅因为侵权人签署了免责条款就要求侵权人承担赔偿责任，显然无法有效保护专利权人的合法权利。当然，虽然不足以免责，但厂商同意知识产权免责条款的行为可以适度降低过失程度。

未雨绸缪，规避风险

那么，代工厂如何避免类似的潜在侵权呢？

对此，冉建议，由于代工厂的规模不同，大部分代工厂不具备对代工厂产品知识产权的审查能力，应根据代工厂的规模或专业能力来确定其注意义务。对于规模较大的代工厂，应征收较高的注意义务，而对于规模较小的代工厂，不应征收过高的注意义务。

苏志福表示，专利法的立法目的是从制造源头上制止侵权行为，杜绝侵权产品，充分有效地保护专利权。因此，应当赋予制造商一定的积极注意义务，其主观上的不知情和很少进行专利检索并不是免除其赔偿责任的法定理由。为此，代工厂在接受委托前应积极履行审查义务，如在委托协议中增加知识产权瑕疵担保条款，要求委托方提供相应加工产品的专利权或专利许可文件，要求委托方出具涉案产品不涉及侵权的法律意见书或专利检索报告等。今后涉及侵权纠纷时，法院将通过代工厂前述积极注意行为认定过错轻微，进而降低连带赔偿金额。同时，代工厂通过在合同中约定知识产权瑕疵担保条款，可以更好地实现案件发生后对委托人的追偿。(蒋甄婷)